Back
Featured image of post 专利侵权·现有技术/设计抗辩被告诉讼策略

专利侵权·现有技术/设计抗辩被告诉讼策略

如能在应诉侵权案件的同时,启动专利无效宣告程序,对被告来说无疑是上了双保险。

专利权的授予必须符合新颖性的要求。如果在专利申请日以前,技术/设计已经在国内外公开,其新颖性就丧失了,不符合授予专利的条件。

在实践中,因为实用新型和外观设计无须实质审查,且即便进行实质审查,专利局审查范围有限,往往会有疏漏,所以现有技术/设计常常被授予专利权,而部分公司更是将此专利作为侵权诉讼的依据,导致很多公司蒙受不必要的损失。

被告面对此种情况,首先需要应诉侵权案件,再者可以选择向专利复审委员会宣告该专利无效。

确认《专利评价报告》

准备阶段,如涉案专利为实用新型或外观设计,被告可以先检索涉案专利是否有《专利评价报告》,该报告为专利局实质审查的初步结果,对专利的有效性具有一定的参考意义。如原告未提供该报告,被告可以向法院申请要求原告提交。对于《专利评价报告》的内容:

  1. 如果对原告不利,将极大地影响法官自由心证,作出对被告有利的判决。
  2. 如果没有对原告不利,不会对被告产生实质性负面影响。

收集现有技术/设计证据

现有技术/设计证据的产生时间应当在专利申请日以前,并且能体现出完整技术/设计方案,可以是国内的证据,也可以是国外的证据,且符合法定证据要求。

  1. 专利申请日以前:专利申请日以前的证据应当能够组成完整的证据链,仅有交易合同、发票和产品在证据链上存在瑕疵,因为交易合同和发票虽然能体现出日期,但该日期无法与产品交付时的状态产生直接关联,也就意味着不能证明在专利申请日以前产品就是当前的状态。
  2. 完整技术/设计方案:如果证据只能片面体现出技术/设计方案,则应体现方案的核心/显著部分。
  3. 法定证据要求:国内证据建议进行公证,防止证据灭失;国外证据应当进行使领馆或香港公证,并提供翻译件。

启动专利无效宣告程序

被告可以向专利复审委员会启动专利无效宣告程序,原则上应当在答辩期内提出。该程序是可选的,被告可以从时效、成本、司法环境等角度考量是否启动该程序。

  1. 时效:一般宣告专利无效程序6个月内审结,审结后侵权诉讼的权利基础直接丧失,相反,侵权诉讼历经调解、一审和二审周期可能达到1年以上。
  2. 成本:启动该程序需要一定的支出,但是如果原告向多个被告发起侵权诉讼,一个宣告专利无效程序的成功就意味着多个侵权诉讼的终结。
  3. 司法环境:这里主要指的是法院的专业程度,发达地区法院因审理经验丰富,不容易发生错判,欠发达地区,审理经验往往不丰富,如果担心错判,可以考虑启动该程序。

申请中止审理

如果被告启动了专利无效宣告程序,可以向法院申请中止审理,是否中止由法院综合考量裁定。中止后,等待专利无效宣告的结果:

  1. 如果专利无效宣告成功,即便原告对结果不服,提起行政诉讼,法院一般也会直接驳回原告起诉。
  2. 如果专利无效宣告失败,法院恢复审理。

侵权应诉

被告进行现有技术/设计抗辩,仍应将其他抗辩理由作为备位抗辩,常见包括:

  1. 不侵权抗辩:以不相同、不近似为由进行抗辩。
  2. 先使用抗辩:在专利申请日以前,被告已准备或已开始实施专利。
  3. 合法来源抗辩:产品具有合法来源,并能提供相关凭证。

提起反诉或另行起诉

依据《专利法》第47条“专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。”对于滥用专利权的行为,可以通过反诉或另行起诉的方式,要求对方赔偿我方的损失,如明知是无效专利仍进行申请、恶意申请诉前禁令和诉前保全等。

该操作更多是基于策略上的考量,可以逼迫对方和解或调解,除非恶意特别明显,否则最终赔偿的可能性不大。

结语

如被告在一审中不启动专利无效宣告程序并中止审理,而是选择观望一审结果,如果一审结果不利,再在二审中启动专利无效宣告程序,则可能面临二审不中止就直接作出不利判决,而专利无效宣告程序仍在进行的。之后,即便专利被宣告无效了,赔款仍可能无法追回。这是因为,专利案件一般不适用执行回转,即已执行的侵权款在专利被宣告无效后一般不会退还,这将对被告造成更多不必要的损失。

如能在应诉侵权案件的同时,启动专利无效宣告程序,对被告来说无疑是上了双保险。

沪ICP备20004885号-2
jonathan.nuance@outlook.com
Built with Hugo
Theme Stack designed by Jimmy