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专利封闭式与开放式权利要求的利弊

申请人应尽量避免封闭式的权利要求,可以采用核心特征封闭、非核心特征开放限定;也可以采用上位概念限定;或者可以采用两者结合的方式。

开放式权利要求,指的是专利包含A、B、C技术特征和未提到的其他技术特征,用词一般为“含有”、“包括”和“主要组成为”等。封闭式权利要求,指的是专利仅包含A、B和C技术特征,用词一般为“组成为”和“由……组成”等。

保护范围

在化学专利领域,区分两者尤为重要,以一种药物专利包含ABC三种成分为例,他人生产了一种包含ABCD四种成分的药物,如果专利为封闭式权利要求,则生产ABCD药物不会构成侵犯专利权,反之,则会构成侵犯专利权。显然,开放式权利要求的保护范围更大。那么,既然开放式权利可以扩大专利的保护范围,为什么专利申请人仍然要在申请专利时,进行封闭式的技术特征描述呢?

实质审查

上述问题的答案就在于:在实质审查阶段,封闭式权利要求专利通过比较容易,而开放式权利要求专利通过比较困难,可能会受到“新颖性”、“创造性”或者“权利要求得不到说明书的支持”等方面的质疑。在“新颖性”方面,假设公有领域的技术特征为开放式ABC,而申请专利的技术特征为开放式AB,因为AB等包含ABC的情况,该技术相较于属于更抽象的上位概念,所以不具备“新颖性”,但是如果权利要求为封闭式的AB,则其符合新颖性的要求,因为封闭式AB可适用的范围显著小于开放式ABC。在“创造性”方面,用上述例子一样,开放式AB可能并没有克服必须包含C的技术偏见,而封闭式AB则克服了这种偏见,降低了生产的成本。在“权利要求得不到说明书的支持”方面,开放式AB在说明书中可能只列举了C一种可能,而在领域专家看来D是否能加入其中,显然是存疑的,这就会导致权利要求过于模糊,无法得到说明书的支持。

专利规避

假设某项技术在专利申请时,使用的是开放式AB,而在审查过程中被告知开放式AB不符合新颖性的要求,最后申请人主动修改为封闭式AB,如果竞争使用者看到审查意见,就会达到变相提醒其他实施方案的效果,从而规避专利。

解决之道

申请人应尽量避免封闭式的权利要求,可以采用核心特征封闭、非核心特征开放限定,例如AB为核心材料,另外可以包含一种或多种辅料;也可以采用上位概念限定,例如由ABX组成,其中X为某种辅料;或者可以采用两者结合的方式。另外,可以在说明书中对权利要求进行充分解释,列举可能出现的变形,扩充权利特征的内涵。

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